Patent-Due-Diligence und Bewertung

Bei Unternehmenskäufen, Finanzierungsrunden und größeren Lizenzgeschäften sind Patente oft ein wesentlicher Teil des Kaufpreises. Die Due Diligence klärt, ob sie halten, was sie versprechen.

Was wir prüfen

• Inhaberschaft und Rechtekette: Sind alle Übertragungen dokumentiert und eingetragen? Wurden Arbeitnehmererfindungen wirksam in Anspruch genommen? Stehen Rechte Dritter, etwa aus Förderprojekten oder Hochschulkooperationen, entgegen?
• Status: Sind Gebühren gezahlt und Fristen gewahrt? Laufen Einsprüche oder Nichtigkeitsverfahren? Bestehen Opt-outs aus dem UPC?
• Schutzumfang: Decken die Ansprüche die Produkte des Zielunternehmens und die von Wettbewerbern tatsächlich ab?
• Rechtsbestand: Gibt es Stand der Technik, der die Patente gefährdet?
• Belastungen: Lizenzen, Sicherungsrechte, Vorkaufsrechte, Kontrollwechselklauseln.
• Freedom-to-Operate: Verletzen die Produkte des Zielunternehmens fremde Rechte?
• Altlasten: offene Erfindervergütungen, laufende Streitigkeiten, Abmahnungen.

Bewertung

Zur monetären Bewertung kommen kostenorientierte, marktorientierte und einkommensorientierte Verfahren in Betracht. Gängig ist die Lizenzpreisanalogie: Welche Lizenzgebühr würde ein Dritter für die Nutzung zahlen? Wir orientieren uns an anerkannten Standards wie DIN 77100 und IDW S 5 und arbeiten bei Bedarf mit Wirtschaftsprüfern zusammen.

Ergebnis

Sie erhalten einen Bericht mit Ampelbewertung je Schutzrecht, den wesentlichen Risiken und Empfehlungen für Garantien, Freistellungen und Kaufpreisregelungen im Vertrag. Die Prüfung lässt sich nach Umfang und Zeitrahmen staffeln, von der Red-Flag-Prüfung bis zur vollständigen Analyse.

Ablauf einer Patent-Due-Diligence

Die Prüfung beginnt mit einer Liste aller Schutzrechte aus dem Datenraum. Wir gleichen sie mit den Registern von DPMA, EPA und den nationalen Ämtern ab, denn Datenraum und Register weichen häufig voneinander ab. Danach folgen Rechtekette, Status und Belastungen. Die aufwendigeren Schritte, also Auslegung der Ansprüche, Recherche zum Rechtsbestand und Freedom-to-Operate, konzentrieren wir auf die Patente, die für den Kaufpreis oder das Geschäftsmodell tragend sind. Offene Punkte gehen als Fragenliste an den Verkäufer, die Antworten fließen in den Bericht ein.

Bei einem Asset Deal müssen die Patente einzeln übertragen werden. Die Übertragung einer europäischen Patentanmeldung bedarf nach Art. 72 EPÜ der Schriftform und der Unterschrift beider Parteien. Beim deutschen Patent bleibt bis zur Umschreibung im Register der frühere Inhaber nach § 30 Abs. 3 PatG berechtigt und verpflichtet. Bei einem Share Deal bleiben die Rechte bei der Gesellschaft, dafür rücken Kontrollwechselklauseln in Lizenzverträgen in den Vordergrund.

Häufige Befunde und ihre Folgen

Ein Klassiker sind Erfindungen von Mitarbeitern, die nie ordnungsgemäß gemeldet wurden. Für Meldungen seit dem 1. Oktober 2009 gilt die Erfindung vier Monate nach ordnungsgemäßer Meldung als in Anspruch genommen (§ 6 Abs. 2 ArbnErfG). Fehlt die Meldung, beginnt diese Frist nicht zu laufen, und der Erwerber übernimmt eine unklare Rechtslage. Ähnlich riskant sind Erfindungen von Gründern oder Freelancern ohne schriftliche Übertragung, siehe auch Arbeitnehmererfindungen.

Für die Bewertung wiegt die Restlaufzeit schwer. Ein Patent läuft höchstens 20 Jahre ab Anmeldetag, nur bei Arznei- und Pflanzenschutzmitteln kommt ein ergänzendes Schutzzertifikat in Betracht. Ein Patent mit fünf Jahren Restlaufzeit und leicht umgehbaren Ansprüchen trägt einen anderen Wert als ein junges Patent, das den Markt tatsächlich sperrt.

Vom Befund zur Vertragsklausel

Ein Verkäufer garantiert selten, dass ein Patent einer Nichtigkeitsklage standhält. Üblich sind Garantien zur Inhaberschaft, zur Zahlung der Gebühren und zum Fehlen bekannter Angriffe. Konkrete Risiken aus der Prüfung lassen sich gezielter über Freistellungen, Kaufpreiseinbehalte oder eine Übertragung über einen Treuhänder absichern, wie im Muster Patentübertragung mit Escrow.

Häufige Fragen

Was kostet eine Patent-Due-Diligence?

Der Aufwand hängt von der Zahl der Schutzrechte, der Prüfungstiefe und dem Zeitrahmen ab. Eine Red-Flag-Prüfung von Rechtekette und Status ist deutlich günstiger als eine Analyse von Rechtsbestand und Freedom-to-Operate. Wir nennen Ihnen nach Sichtung der Schutzrechtsliste vorab einen Rahmen.

Wie lange dauert eine Patent-Due-Diligence?

Eine Red-Flag-Prüfung eines überschaubaren Portfolios ist oft in wenigen Wochen möglich, sofern der Datenraum vollständig ist. Recherchen zum Rechtsbestand und Freedom-to-Operate brauchen mehr Zeit. Je früher wir in den Zeitplan der Transaktion eingebunden sind, desto besser lässt sich die Tiefe steuern.

Muss ein gekauftes Patent im Register umgeschrieben werden?

Ja, das sollte zügig geschehen. Beim deutschen Patent bleibt bis zur Umschreibung der frühere Inhaber berechtigt und verpflichtet. Beim europäischen Patent erfolgt die Eintragung vor Erteilung beim EPA, danach in den nationalen Registern.

Wie wird ein Patent bewertet?

In der Praxis überwiegt die Lizenzpreisanalogie: Man ermittelt, welche Lizenzgebühr ein Dritter für die Nutzung zahlen würde, und zinst die künftigen Zahlungen ab. Restlaufzeit, Rechtsbestand, Umgehbarkeit und Länderabdeckung bestimmen den Wert entscheidend mit.