Prüfungsverfahren und Prüfungsbescheid

Kaum eine Anmeldung wird ohne Einwände erteilt. Der Prüfungsbescheid ist der normale Weg, auf dem Amt und Anmelder den Schutzumfang aushandeln. Entscheidend ist, wie man antwortet.

Typische Einwände

• Fehlende Neuheit: Ein Dokument zeigt alle Merkmale eines Anspruchs.
• Fehlende erfinderische Tätigkeit: Die Kombination zweier Dokumente soll naheliegen. Beim EPA wird das nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz geprüft.
• Mangelnde Klarheit: Begriffe sind unbestimmt oder Ansprüche widersprechen sich.
• Unzulässige Erweiterung: Eine Änderung geht über das ursprünglich Offenbarte hinaus. Dieser Fehler ist nach der Erteilung kaum noch zu heilen.
• Fehlende Einheitlichkeit: Die Anmeldung enthält mehrere Erfindungen.

Unsere Erwiderung

Wir prüfen die zitierten Dokumente technisch, nicht nur formal. Oft lässt sich zeigen, dass der Prüfer ein Merkmal anders versteht als der Fachmann. Wo das nicht reicht, formulieren wir Änderungen, die den Schutzumfang so wenig wie möglich einschränken und dennoch auf die Produkte zielen, auf die es ankommt. Hilfsanträge sichern Rückfallpositionen. Bei komplexen Fällen ist eine Anhörung beim DPMA oder ein Telefonat mit dem EPA-Prüfer häufig effizienter als mehrere Schriftwechsel.

Fristen

Die Erwiderungsfristen setzt das Amt, beim EPA in der Regel vier Monate, beim DPMA meist vier Monate. Verlängerungen sind möglich, aber nicht unbegrenzt. Wird eine Frist versäumt, gibt es beim EPA die Weiterbehandlung gegen Gebühr und beim DPMA die Weiterbehandlung nach § 123a PatG.

Beschleunigung

Beim EPA lässt sich mit dem kostenlosen PACE-Antrag ein beschleunigtes Verfahren erreichen. Wer einen positiven Bescheid eines anderen Amts hat, kann über den Patent Prosecution Highway eine schnellere Prüfung beantragen. Beim DPMA kann ein früher Prüfungsantrag den Ablauf deutlich verkürzen.

Nach der Zurückweisung

Weist das Amt die Anmeldung zurück, bleibt die Beschwerde. Bei europäischen Anmeldungen kann zudem eine Teilanmeldung Ansprüche retten, solange die Stammanmeldung noch anhängig ist.

Ablauf des Prüfungsverfahrens beim DPMA und beim EPA

Beim DPMA beginnt die Sachprüfung erst mit dem Prüfungsantrag, der bis zu sieben Jahre nach der Anmeldung gestellt werden kann (§ 44 PatG). Viele Anmelder nutzen diese Zeit bewusst, um die Marktentwicklung abzuwarten. Wer dagegen früh Rechtssicherheit braucht, etwa für Lizenzverhandlungen oder eine Finanzierungsrunde, stellt den Antrag gleich mit der Anmeldung. Für die Anmeldung selbst siehe Deutsches Patent anmelden.

Beim EPA folgt auf den Recherchenbericht mit vorläufiger Stellungnahme die Frist für den Prüfungsantrag: sechs Monate nach Veröffentlichung des Recherchenberichts. Schon zur Stellungnahme im Recherchenbericht ist eine Erwiderung vorgeschrieben (Regel 70a EPÜ). Diese erste Antwort ist wertvoller, als sie aussieht, denn nach der Antwort auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung sind weitere Änderungen nur noch mit deren Zustimmung möglich (Regel 137 (3) EPÜ). Hält die Prüfungsabteilung die Anmeldung für gewährbar, versendet sie die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ mit dem vorgesehenen Text. Innerhalb von vier Monaten sind dann die Erteilungsgebühr zu zahlen und die Übersetzungen der Ansprüche einzureichen. Wer mit Änderungen des Prüfers nicht einverstanden ist, muss das in dieser Frist sagen. Mehr zum Verfahren unter Europäisches Patent (EPA).

Den Prüfungsbescheid richtig beantworten

Eine gute Erwiderung beginnt mit der Frage, welche Produkte, Verfahren und Wettbewerberlösungen das Patent später erfassen soll. Erst daran lässt sich messen, welche Einschränkung verkraftbar ist und welche den Schutz wertlos macht.

Jede Änderung muss sich unmittelbar und eindeutig aus den ursprünglichen Unterlagen ergeben (§ 38 PatG, Art. 123 (2) EPÜ). Ein Merkmal aus einem Ausführungsbeispiel herauszulösen und isoliert in den Anspruch zu übernehmen, ist ein klassischer Fehler, den Prüfer beim EPA als unzulässige Zwischenverallgemeinerung beanstanden. Zitieren Sie deshalb zu jeder Änderung die Fundstelle in der ursprünglichen Anmeldung.

Bei Argumenten gilt: so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Aussagen, mit denen ein Merkmal eng ausgelegt wird, um sich vom Stand der Technik abzugrenzen, wird Ihnen ein Gegner später im Verletzungsstreit vorhalten. Wie stark solche Erklärungen dort zählen, unterscheidet sich je nach Gericht. Vorsicht ist in jedem Fall angebracht.

Häufige Fehler im Prüfungsverfahren

Problematisch ist vor allem, nur zu argumentieren, ohne Rückfallpositionen anzubieten. Lehnt der Prüfer die Argumente ab, kann beim EPA die Ladung zur mündlichen Verhandlung folgen, ohne dass ein weiterer Bescheid ergeht. Ebenso riskant sind Ansprüche, die auf Gegenstände gerichtet werden, die nicht recherchiert wurden (Regel 137 (5) EPÜ), und eine versäumte Teilanmeldung, bevor die Stammanmeldung erteilt oder zurückgewiesen ist. Weiterer Schutz für Varianten lässt sich oft nur noch über eine solche Teilanmeldung sichern.

Häufige Fragen

Wie lange habe ich Zeit, um auf einen Prüfungsbescheid zu antworten?

Die Frist bestimmt das Amt im Bescheid, beim EPA und beim DPMA in der Regel vier Monate. Verlängerungen sind auf Antrag möglich, werden beim EPA aber nur mit Begründung und nicht beliebig oft gewährt. Ist die Frist verstrichen, bleibt die Weiterbehandlung gegen Gebühr.

Was passiert, wenn ich auf einen Prüfungsbescheid nicht antworte?

Beim EPA gilt die Anmeldung dann als zurückgenommen, beim DPMA droht die Zurückweisung. In beiden Fällen lässt sich das Verfahren mit einem Antrag auf Weiterbehandlung innerhalb der vorgesehenen Frist fortsetzen. Wer die Anmeldung bewusst aufgeben will, kann sie auf diese Weise auch auslaufen lassen.

Kann ich im Prüfungsverfahren neue Merkmale in die Ansprüche aufnehmen?

Nur Merkmale, die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart sind. Neue technische Informationen, die erst nach dem Anmeldetag hinzukommen, sind unzulässig und gefährden das spätere Patent. Für echte Weiterentwicklungen ist eine neue Anmeldung erforderlich.

Lohnt sich eine Anhörung oder Rücksprache mit dem Prüfer?

Häufig ja, vor allem wenn mehrere Bescheide ohne Annäherung ausgetauscht wurden. Im Gespräch lässt sich oft schneller klären, welche Anspruchsfassung der Prüfer für gewährbar hält. Beim EPA finden Rücksprachen und mündliche Verhandlungen meist per Videokonferenz statt.