Opt-out aus dem UPC

Für klassische europäische Patente gilt während eines Übergangszeitraums eine Wahlmöglichkeit: Der Inhaber kann die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts ausschließen (Opt-out). Das Patent kann dann nur vor nationalen Gerichten durchgesetzt und angegriffen werden. Für Einheitspatente gibt es kein Opt-out.

Rahmenbedingungen

• Der Übergangszeitraum läuft sieben Jahre ab Inkrafttreten, also bis 2030, und kann um bis zu sieben Jahre verlängert werden.
• Das Opt-out wird elektronisch beim Gericht eingetragen und ist gebührenfrei.
• Es muss von allen Inhabern des Patents für alle Staaten erklärt werden. Bei Mitinhabern oder unvollständig dokumentierten Übertragungen ist Vorsicht geboten.
• Es ist ausgeschlossen, sobald vor dem UPC eine Klage zu dem Patent anhängig ist. Ein Wettbewerber kann das Opt-out also durch eine schnelle Nichtigkeitsklage blockieren.
• Ein erklärtes Opt-out kann einmal zurückgenommen werden, solange keine nationale Klage erhoben wurde. Eine erneute Erklärung ist danach nicht mehr möglich.
• Nach herrschender Auffassung wirkt ein Opt-out für die gesamte Laufzeit des Patents, auch nach Ende des Übergangszeitraums.

Wann ein Opt-out sinnvoll ist

• Das Patent hat erkennbare Schwächen und soll nicht einem zentralen Angriff mit Wirkung für alle Staaten ausgesetzt sein.
• Es ist für das Unternehmen besonders wertvoll und soll in vertrauten nationalen Verfahren verteidigt werden.
• Es ist an Dritte lizenziert und die Lizenzverträge regeln das neue System nicht.

Wann eher nicht

• Sie wollen gegen Verletzer in mehreren Staaten zugleich vorgehen.
• Das Patent hat Einspruch oder Nichtigkeit bereits überstanden.
• Der Wettbewerb sitzt in vielen Teilnehmerstaaten.

Opt-out erklären: Ablauf und Voraussetzungen

Rechtsgrundlage sind Art. 83 Abs. 3 EPGÜ und R. 5 VerfO. Der Antrag wird elektronisch über das Fallverwaltungssystem des Gerichts eingereicht. Er muss das Patent bezeichnen und alle Inhaber für alle benannten Staaten nennen. Wirksam wird das Opt-out erst mit der Eintragung im Register des Gerichts, nicht schon mit der Einreichung. Möglich ist es auch für veröffentlichte europäische Patentanmeldungen. Es erfasst zugleich ergänzende Schutzzertifikate, die auf dem Patent beruhen. Die Erklärung muss spätestens einen Monat vor Ende des Übergangszeitraums eingehen, der nach derzeitigem Stand Ende Mai 2030 ausläuft.

Wer das Opt-out vornimmt, sollte vorher die Inhaberschaft in allen Staaten abgleichen: im Europäischen Patentregister, in den nationalen Registern und anhand der Übertragungsverträge. Abweichungen zwischen Register und tatsächlicher Rechtslage sind die häufigste Fehlerquelle.

Rücknahme des Opt-out

Nach Art. 83 Abs. 4 EPGÜ kann der Inhaber ein Opt-out zurücknehmen, solange vor einem nationalen Gericht keine Klage zu dem Patent erhoben ist. Der Court of Appeal des UPC hat 2024 entschieden, dass nur Klagen zählen, die während des Übergangszeitraums, also ab dem 1. Juni 2023, erhoben wurden. Ältere nationale Verfahren stehen einer Rücknahme nicht entgegen. Nach der Rücknahme ist ein erneutes Opt-out für dieses Patent ausgeschlossen.

In der Praxis wird die Rücknahme oft unmittelbar vor einer Klage vor dem UPC erklärt. Rücknahme und Klageeinreichung sollten deshalb zeitlich eng abgestimmt sein. Erhebt der Gegner vorher eine nationale Klage, etwa eine Nichtigkeitsklage, ist die Rücknahme nicht mehr möglich und der Weg zum UPC für dieses Patent versperrt.

Häufige Fehler beim Opt-out aus dem UPC

Ein Opt-out, das nicht von allen Inhabern erklärt wurde, ist unwirksam. Das Patent bleibt dann der Zuständigkeit des UPC unterworfen, und der Fehler fällt oft erst auf, wenn ein Wettbewerber dort Nichtigkeitswiderklage erhebt. Typische Ursachen sind nicht eingetragene Übertragungen innerhalb eines Konzerns, unterschiedliche Inhaber für einzelne Länder und vergessene Mitinhaber aus Forschungskooperationen. Ein Lizenznehmer, auch ein ausschließlicher, kann kein Opt-out erklären.

Für das Portfolio als Ganzes empfiehlt sich eine dokumentierte Entscheidung je Patent, die regelmäßig überprüft wird. Wie sich Opt-out-Entscheidungen in eine Portfolio-Strategie einfügen und welche Folgen das Einheitspatent für neue Anmeldungen hat, erläutern wir auf den jeweiligen Seiten.

Häufige Fragen

Was kostet ein Opt-out aus dem Einheitlichen Patentgericht?

Das Gericht erhebt für das Opt-out keine Gebühr. Kosten entstehen nur für die Prüfung der Inhaberschaft und die Einreichung durch einen Vertreter.

Bis wann kann ich ein Opt-out erklären?

Bis einen Monat vor Ende des Übergangszeitraums, der nach derzeitigem Stand Ende Mai 2030 ausläuft. Der Übergangszeitraum kann um bis zu sieben Jahre verlängert werden. Ist vor dem UPC bereits eine Klage zu dem Patent anhängig, ist ein Opt-out nicht mehr möglich.

Kann ich ein Opt-out zurücknehmen und später erneut erklären?

Zurücknehmen ja, einmal und nur solange keine nationale Klage zu dem Patent erhoben wurde. Ein erneutes Opt-out nach der Rücknahme ist ausgeschlossen.

Gilt das Opt-out auch für ein ergänzendes Schutzzertifikat?

Ja. Das Opt-out für ein europäisches Patent erfasst auch die darauf beruhenden ergänzenden Schutzzertifikate.

Was passiert, wenn das Opt-out unwirksam ist?

Dann bleibt das Einheitliche Patentgericht für das Patent zuständig. Ein Wettbewerber kann es dort mit Wirkung für alle Teilnehmerstaaten angreifen. Deshalb sollte die Inhaberschaft vor der Erklärung genau geprüft werden.