Patent Due Diligence

Nachfolgend wesnetliche Inhalte einer DD bezogen auf IP-Rechte.

IP Due Diligence: Aufbau und Inhalt

Eine IP Due Diligence (Intellectual Property Due Diligence) ist ein zentraler Bestandteil eines M&A (Mergers & Acquisitions)-Deals, insbesondere wenn immaterielle Vermögenswerte wie Patente, Marken, Urheberrechte oder Geschäftsgeheimnisse eine bedeutende Rolle spielen. Ziel ist es, die Qualität, den rechtlichen Status und die wirtschaftliche Verwertbarkeit von IP-Rechten zu bewerten.

1. Aufbau einer IP Due Diligence

Vorbereitungsphase

• Festlegen der Ziele: Analyse des IP-Portfolios in Bezug auf Erwerb, Nutzung und strategische Integration.
• Sammlung von Informationen: Bereitstellung einer Due-Diligence-Checkliste durch den Käufer oder dessen Berater.
• Einrichtung eines Datenraums: Sicherer Zugang zu relevanten Dokumenten.

Analysephase

• Prüfung der Schutzrechte: Validität, Eigentum, geografische Abdeckung.
• Bewertung der Verträge: Lizenzen, Kooperationen, IP-bezogene Verpflichtungen.
• Risiken identifizieren: Verletzungsrisiken, offene Verfahren.

Berichtsphase

• Erstellung eines Berichts mit:
• Zusammenfassung des IP-Portfolios.
• Feststellung von Risiken.
• Handlungsempfehlungen.

2. Inhalt einer IP Due Diligence

IP-Portfolio

• Patente: Liste aller angemeldeten, erteilten und anhängigen Patente (z. B. Patentnummern, Anmeldedaten, Ablaufdaten, geografische Abdeckung).
• Marken: Ãœbersicht über eingetragene und nicht eingetragene Marken.
• Designs und Urheberrechte: Analyse des Status und der Schutzdauer.
• Geschäftsgeheimnisse und Know-how: Schutzvorkehrungen und Vertraulichkeitsvereinbarungen.

Rechtslage

• Eigentum: Sind die IP-Rechte auf das Zielunternehmen eingetragen, oder gibt es Ansprüche Dritter?
• Kollisionsrisiken: Bestehen Konflikte mit Schutzrechten Dritter?
• Verletzungsverfahren: Analyse laufender oder drohender Rechtsstreitigkeiten.

Lizenzen und Verträge

• Bestehende Lizenzverträge (exklusiv/nicht exklusiv, Unterlizenzen).
• Verträge mit Forschungs- und Entwicklungskooperationen.
• Ãœbernahme von Verpflichtungen (z. B. Lizenzgebühren, Compliance).

IP-Nutzung und Strategie

• Beitrag des IP zur Umsatzgenerierung.
• Innovationsfähigkeit und Pipeline.
• Strategische Bedeutung der IP-Rechte (z. B. Schlüsseltechnologien).

Compliance und Verwaltung

• Zahlung von Schutzrechtsgebühren (Patentanwaltskosten, Jahresgebühren).
• Dokumentation von Erfinderrechten und Vergütungen.

Beispiele bei M&A Deals

Technologieunternehmen:

• Zielunternehmen besitzt ein Schlüsselpatent für ein innovatives Verfahren. Die IP Due Diligence prüft die Reichweite des Patents, potenzielle Verletzungsrisiken und laufende Einspruchsverfahren.

FMCG-Unternehmen (Fast Moving Consumer Goods):

• Zielunternehmen besitzt wertvolle Markenrechte. Die Due Diligence analysiert die Eintragung der Marken und mögliche Konflikte mit Wettbewerbern.

Pharmaunternehmen:

• Ein Medikament basiert auf einem Patent, das in 5 Jahren abläuft. Die IP Due Diligence untersucht, ob es laufende F&E-Projekte oder Nachfolgepatente gibt.

Red Flags bei einer IP Due Diligence

Red Flags sind potenzielle Risiken, die im Rahmen der Due Diligence auftreten können. Beispiele:

Eigentumsprobleme

• Schutzrechte sind nicht auf das Zielunternehmen eingetragen, sondern auf Einzelpersonen oder Partnerunternehmen.
• Unzureichende Ãœbertragung von Erfinderrechten durch Arbeitnehmererfindervereinbarungen.

Schwache Schutzrechte

• Patente mit unklaren Ansprüchen oder mangelnder Innovation.
• Marken, die generisch sind oder nicht registriert wurden.

Verletzungsrisiken

• Zielunternehmen nutzt Technologien, die möglicherweise Schutzrechte Dritter verletzen.
• Laufende Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren.

Vertragsrisiken

• Exklusive Lizenzverträge, die die Nutzung der IP beschränken.
• Verpflichtungen zur Zahlung hoher Lizenzgebühren an Dritte.

Compliance-Mängel

• Nicht bezahlte Jahresgebühren für Schutzrechte.
• Fehlende Vertraulichkeits- und Schutzmaßnahmen für Geschäftsgeheimnisse.

Aufgaben einer IP-Kanzlei bei M&A Deals

Eine auf gewerblichen Rechtsschutz spezialisierte Kanzlei übernimmt folgende Aufgaben:

Beratung und Planung

• Definition des Umfangs der IP Due Diligence.
• Erstellung einer detaillierten Checkliste.

Dokumentenprüfung

• Analyse von Patent-, Marken- und Lizenzverträgen.
• Bewertung von Compliance-Dokumenten.

Rechtslage klären

• Prüfung des rechtlichen Status von IP-Rechten.
• Identifikation potenzieller Verletzungsrisiken oder Eigentumsprobleme.

Bewertung

• Wirtschaftliche Bewertung von Patenten und anderen Schutzrechten.
• Einschätzung des strategischen Wertes des IP-Portfolios.

Erstellung von Berichten

• Zusammenfassung der Ergebnisse der IP Due Diligence.
• Empfehlungen für den Umgang mit identifizierten Risiken.

Vertragsgestaltung

• Unterstützung bei der Formulierung von Kaufverträgen mit spezifischen IP-Klauseln (z. B. Garantien, Freistellungen, Lizenzregelungen).

Nachbereitung

• Unterstützung bei der Integration der übernommenen IP-Rechte.
• Verwaltung von Umschreibungen und Nachregistrierungen.

Zusammenfassung

Eine IP Due Diligence ist bei M&A-Deals unverzichtbar, wenn IP-Rechte einen wesentlichen Teil des Zielunternehmens ausmachen. Sie dient dazu, Risiken wie Eigentumsprobleme, Verletzungsrisiken oder wirtschaftliche Schwächen frühzeitig zu erkennen. IP-Kanzleien spielen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie umfassende Prüfungen durchführen, Risiken identifizieren, Vertragsgestaltung begleiten und die strategische Bedeutung der IP analysieren. Die Ergebnisse der Due Diligence beeinflussen maßgeblich den Kaufpreis und die vertraglichen Konditionen.